Корпоративный шантаж в сфере интеллектуальной собственности

Дмитриев Дмитрий

управляющий партнер Юридической компании «Правовой Департамент»

 

В России давно назрела такая проблема, как корпоративный шантаж в сфере интеллектуальной собственности.

Типичная схема корпоративного шантажа выглядит следующим образом.

Российская компания или физическое лицо регистрирует (патентует) на себя в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам или товарным знакам патент, полезную модель или товарный знак, который активно используется на территории Российской Федерации иностранной компанией и может даже быть зарегистрирован за пределами ее территории в качестве объекта интеллектуальной собственности, но при этом, такая регистрация не распространяется на Российскую Федерацию.

В дальнейшем, новоиспеченный правообладатель осуществляет следующие действия.

Для начала направляет претензию иностранному производителю с требованием прекратить незаконное использование объекта интеллектуальной собственности и заключить с правообладателем лицензионный договор, плюс отчислять ему определенную фиксированную сумму ежегодно, либо приобрести зарегистрированный объект интеллектуальной собственности по завышенной цене.

В случае отказа со стороны иностранного производителя, правообладатель обращается в суд с требованием прекратить незаконное использование объекта интеллектуальной собственности, в правоохранительные органы с требованием возбудить уголовное дело по ст. ст. 147, 180 УК или добивается привлечения иностранного производителя к административной ответственности.

 

Яркими тому примерами могут служить следующие дела.

 

1. О. Тихоненко зарегистрировал за собой в России ряд полезных моделей автомобильных амортизаторов и будучи полноправным правообладателем, стал предъявлять требования к производителям амортизаторов - Kayaba, а также к Российским дистрибуторам автозапчастей с требованием заключить с ним соответствующие лицензионные соглашения отчислять определенные суммы.

Кроме того, О.Тихоненко добился привлечения одного из Российских дистрибуторов автозапчастей к административной ответственности.

При этом сам О. Тихоненко ничего не производит.

В настоящее время конфликт находится в активной фазе.

 

2. ООО «Веселые грибочки» зарегистрировало за собой промышленный образец в виде гриба – как кондитерского изделия и предъявило требования о незаконном использовании промышленного образца в Арбитражный суд г.Москвы к известному иностранному производителю кондитерской продукции Choco Boy - ОРИОН Корпорейшн.

Решением Арбитражного суда г.Москвы по делу № А40—65263/08-15-549 было отказано в удовлетворении иска.

 

3. Гонконгская компания Akai зарегистрировала на территории Российской Федерации одноименный товарный знак в 2002г. и преступила к выпуску одноименной продукции, а также развернутой рекламной компании.

Японская компания Akai, зарегистрированная в 1929 году, которая является всемирно-известным производителем электроники, добилась в суде отмены решения Палаты по патентным спорам Роспатента, которая отказала в аннулировании товарного знака Akai за гонконгской компанией.

 

 

 

Мы хотели бы предложить Вашему вниманию ряд эффективных методов борьбы с подобными явлениями.

 

1. Одним из таких методов является подача возражений на регистрацию объекта интеллектуальной собственности за правообладателем в Палату по патентным спорам Роспатента.

В случае, если возражение на регистрацию объекта интеллектуальной собственности будет удовлетворено, можно добиться аннулирования такой регистрации и как следствие, у правообладателя пропадут формально законные возможности для предъявления различного рода требований о прекращении использования объектов интеллектуальной собственности.

Подача возражений в Палату по патентным спорам Роспатента РФ осуществляется в порядке предусмотренном «Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по патентным спорам» утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003г. № 56.

Возражение может быть подано любым заинтересованным лицом.

Основания же для аннулирования права на объект интеллектуальной собственности в Палате по патентным спорам Роспатента установлены в четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации.

Мы приведем только некоторые из них для примера.

Для полезных моделей и промышленных образцов:

- несоответствия полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации;

- наличие в формуле полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия.

 

Для товарных знаков:

- не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

- являющихся общепринятыми символами и терминами;

- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

- представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

 

По результатам рассмотрения возражения на регистрацию объекта интеллектуальной собственности, Палата по патентным спорам Роспатента может принять решение как об аннулировании регистрации объекта интеллектуальной собственности, так и об отказе в аннулировании регистрации.

В любом случае, лицо, подавшее возражение в Палату по патентным спорам Роспатента может обжаловать решение Палаты в судебном порядке.

Одним из недостатков такого способа защиты прав, на наш взгляд, является длительность процесса.

С момента подачи заявки и до самого рассмотрения дела в Палате по патентным спорам Роспатента проходит, как правило, не менее 5 – 6 месяцев.

 

2. Судебная защита.

На практике судебная защита в подобного рода конфликтах носит в большинстве случаев пассивный характер.

Это выражается в том, что требования о незаконном использовании объектов интеллектуальной собственности предъявляются самими правообладателями объектов.

Тем не менее, несмотря на то обстоятельство, что в данном случае иностранный производитель находится в оборонительном положении, следует эффективно использовать все механизмы, предоставленные законом для защиты своих прав и законных интересов.

 

Наиболее эффективным способом защиты прав и законных интересов со стороны иностранного производителя будет сбор максимального количества доказательств, подтверждающих отсутствие схожести между продукцией, которую производит иностранный производитель и объектом интеллектуальной собственности, о незаконности использования которого заявляет правообладатель.

Несмотря на то обстоятельство что п. 13 Информационного письма ВАС РФ от 13.12.2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности» определяет, что вопрос о сходстве до степени смешения обозначений является вопросом факта и по общему правилу может быть разрешен судом без назначения экспертизы, суды зачастую хотят снять с себя ответственность в оценке ситуации и назначают проведение патентоведческой экспертизы.

В результате, судебный процесс может превратиться в «войну экспертиз».

В одном из судебных процессов, в котором участвовали наши специалисты, было более пяти экспертиз, одна из которых судебная.

Дополнительным и важным доказательством в деле может служить социологический отчет, а также любые иные документы и сведения, подтверждающие правовую позицию по делу.

В целом, судебные процессу в сфере интеллектуальной собственности достаточно сложные и могут занимать много времени.

В то же время, судебный акт, подтверждающий, правовую позицию производителя в споре о незаконном использовании объекта интеллектуальной собственности является важным доказательством во всем проекте защиты, в том числе в сфере уголовного, административного и антимонопольного права.

 

Следует отметить, что закон, а именно ст. 1361, 1406 Гражданского кодекса Российской Федерации, предоставляют возможность компаниям производителям заявлять к так называемым «корпоративным шантажистам» требования о признании за ними права преждепользования.

Суть данного права заключается в следующем, лицо, которое добросовестно использовало на территории Российской Федерации, созданное независимо от автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления, сохраняет право на дальнейшее безвозмездное использование тождественного решения без расширения объема такого использования (право преждепользования).

Указанное право распространяется только на изобретение, полезную модель или промышленный образец.

На наш взгляд использовать такой способ защиты права необходимо очень аккуратно, так как, подавая такой иск производитель признает, что он использует объект интеллектуальной собственности, зарегистрированный за «корпоративным шантажистом».

В то же время позитивное решение суда по такому спору позволяет производителю нивелировать любые предъявляемые к нему претензии со стороны корпоративного шантажиста, в том числе в рамках административного, уголовного и судебного производств.

Кроме того, мы считаем, что негативное решение суда по такому виду спора, в котором будет указано, что право преждепользования не возникло в силу того, что истцом не используется объект интеллектуальной собственности, зарегистрированный за «корпоративным шантажистом», также является позитивным результатом, так как позволяет в других спорах, а также административном производстве и уголовном процессе защищать права производителя со ссылкой на такой судебный акт.

Суды, рассматривая споры об объектах интеллектуальной собственности, где затрагивается право преждепользования исходят из того, что такое право возникает не из решения суда, а исходя из признаков, установленных в законе.

Ярким тому примером может служить п. 8 Информационного письма Президиума Высшего арбитражного суда Российской Федерации «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности».

Несмотря на такой поход судов, мы считаем, что требование о признании права преждепользования при определенных условиях могут быть заявлены, так как решение по такому делу может быть важным аргументом в противодействии шантажу в сфере интеллектуальной собственности.

 

 

Одним из видов судебных споров в вопросах защиты прав и законных интересов на объекты интеллектуальной собственности, является обжалование решений Палаты по патентным спорам Роспатента об отказе в удовлетворении возражений на регистрацию объекта интеллектуальной собственности.

Мы не будем подробно останавливаться на данном виде защиты прав и законных интересов производителей, отметим лишь один примечательный судебный акт.

В соответствии с п. 8 Информационного письма Высшего арбитражного суда Российской Федерации «Обзор практики применения арбитражными судами ст. 10 Гражданского кодекса Российской Федерации» суд на основании положений статьи 10 ГК РФ вправе по собственной инициативе, исходя из имеющихся фактических обстоятельств, признать в рамках рассмотрения дела об оспаривании решения Роспатента об отказе в признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку действия лица по регистрации товарного знака злоупотреблением правом. В этом случае суд признает недействительным решение Роспатента и обязывает его аннулировать регистрацию соответствующего товарного знака.

Таким образом, Высший арбитражный суд дает единственную правильную оценку действиям в сфере шантажиста интеллектуальной собственности - как злоупотребление правом.

 

3. На наш взгляд одним из эффективных способов защиты прав и законных интересов производителей в конфликте связанном с шантажом в сфере интеллектуальной собственности будет обращение в антимонопольный орган с требованием провести проверку действий правообладателя объекта интеллектуальной собственности на предмет их соответствия ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции».

В соответствии с ч.2 ст.14 ФЗ «О защите конкуренции» не допускается недобросовестная конкуренция, связанная с приобретением и использованием исключительного права на средства индивидуализации юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ или услуг.

В данном случае имеется ввиду, что закон относит к недобросовестной конкуренции приобретение хозяйственным субъектом конкурентных преимуществ за счет регистрации объектов интеллектуальной собственности, с целью создать препятствия в осуществлении предпринимательской деятельности другим хозяйствующим субъектам.

Характерным тому примером может служить вынесение решения и предписания со стороны Федеральной антимонопольной службы от 29.02.08 по делу N 1-14/491-07 в отношении ООО «Виктория».

Созданному в 2003 году ООО "Виктория" 14.05.07 выдано свидетельство N 236164 на комбинированный товарный знак по 29 классу МКТУ (масла и жиры пищевые, в том числе масло арахисовое, масло растительное, масло грецкого ореха; масло кедрового ореха; масло тыквенное; масло подсолнечное; масло оливковое; масло кукурузное).

Между тем ООО "Агросельпром", начиная с 2002 года, через дистрибьюторов осуществляет реализацию на территории Российской Федерации растительных масел, произведенных из различного сырья, с использованием на упаковке и этикетке своей продукции изобразительного элемента в виде красного диска со словесным элементом "Golden Kings", выполненным по верхней дуге, изображения свитка бежевого цвета, а также изображения короны, грецкого ореха в центральной знака, букв "G" и "K" и надписи "of Ukraine", выполненной по нижней дуге.

Это обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, зарегистрированным на имя ООО "Виктория", что подтверждается соответствующим заключением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам.

Названное обозначение использовалось ООО "Агросельпром" задолго до приоритета товарного знака по свидетельству N 326164.

При таких обстоятельствах, антимонопольный орган пришел к выводу, что действия ООО «Викторя» по приобретению прав на товарный знак N 236164 являются недобросовестной конкуренцией.

Мы обращаем внимание, что защита прав путем обращения в антимонопольную службу, возможна только в том случае, если нарушение ст. 14 ФЗ «О защите конкуренции» допущено хозяйствующим субъектом – организацией или индивидуальным предпринимателем.

По нашему мнению, противодействовать корпоративному шантажу со стороны физических лиц, путем обращения в антимонопольный орган не корректно, так как физическое лицо не может быть конкурентом организации-производителю, не обладая статусом предпринимателя и не ведя соответствующей хозяйственной деятельности.

На наш взгляд немного исправить ситуацию, с корпоративным шантажом в сфере интеллектуальной собственности можно законодательным путем.

Для этого следует повысить эффективность патентного поиска (экспертизы) при регистрации объектов интеллектуальной собственности и не допускать их регистрации за лицами, которые не имеют никакого отношения к реальным иностранным правообладателям и производителям.

Хотелось бы отметить, что при регистрации объектов интеллектуальной собственности очень велика вероятность субъективного фактора, поэтому каждая регистрация объекта интеллектуальной собственности во многом зависит от профессионализма эксперта, проводящего экспертизу заявки на регистрацию, а также от наличия, либо отсутствия у него заинтересованности.

В то же время, следует учитывать, что любые законодательные меры в данной сфере не должны ущемлять права и законные интересы лиц, которые намереваются стать обладателями объектов интеллектуальной собственности, при этом такие объекты не относятся к уже известным и используемым, в том числе за рубежом и не могут быть использованы как орудие корпоративного шантажа.

 

 

Статья опубликована в журнале «Слияния и поглощения» № 11 (89) 2009г.

http://www.ma-journal.ru/archive_new/